Les formalités liées à l'achat d'une marque
Nouvelle stratégie de l’entreprise, réorganisation interne... les rachats de marque sont relativement fréquents. Ces opérations de cession supposent le respect des règles attachées à la marque. Revue de l’essentiel.
© Olivier Le Moal
La marque, en tant que titre de propriété industrielle, peut faire l’objet de licence ou de transfert de propriété entendu comme un acte de cession. Ces actes peuvent se faire à titre gratuit ou onéreux.
Les actes de rachat de marque sont relativement fréquents. Ils peuvent être une façon de résoudre un contentieux portant sur une antériorité ou sur un conflit de titre (par exemple, entre un nom de domaine et une marque), être liés à un changement de stratégie d’une entreprise désireuse de valoriser son portefeuille, ou encore à une réorganisation interne, au moment de la mise en place d’une holding.
Il importe de rappeler que cette opération de cession suppose le respect des règles attachées à la marque.
En amont. La valorisation de la marque dépendra de sa notoriété, mais aussi de sa faculté à être défendue en justice. A ce titre, sa solidité juridique pourra être analysée au regard des antériorités existantes et de sa faculté à être étendue à d’autres territoires.
De même, la façon dont le titre a été déposé, marque verbale ou semi-figurative, pourra avoir son importance. Si la marque est composée d’un élément graphique, le transfert formel des droits d’auteur devra être examiné.
L’acte de cession en lui-même. L’acte de cession doit faire l’objet d’un écrit conforme au Code de la propriété intellectuelle. A ce titre, il est nécessaire d’être vigilant sur des documents «mixtes», incluant la cession, par exemple, dans un apport en nature ou lors d’une transmission universelle de patrimoine.
Les formalités ultérieures
Auprès de l’INPI : la cession de la marque doit avant tout être enregistrée à l’Institut national de la propriété industrielle, afin qu’elle soit opposable aux tiers. Il s’agit de l’inscrire au registre national des marques, via une procédure en ligne.
Auprès des impôts : lorsque la marque cédée est exploitée, l’administration fiscale considère qu’il lui est nécessairement attaché une clientèle, qui est alors cédée en même temps que la marque. Par conséquent, la cession de la marque à titre onéreux est soumise au droit de mutation applicable aux cessions de clientèle, sauf si elle est cédée en même temps que le fonds de commerce. Dans ce cas, elle constitue un élément de ce fonds de commerce et est donc soumise au droit de mutation applicable aux fonds de commerce (article 719 du Code général des impôts).
Lorsque la marque cédée est inexploitée, la cession est considérée comme la vente d’un bien professionnel (exclusion de toute cession de clientèle) et sera donc soumise à la TVA.
Procédure d’enregistrement : l’acquéreur doit effectuer l’enregistrement auprès du service des impôts des entreprises (SIE) (celui de la situation du fonds), dans le mois qui suit l’acte de cession ou l’entrée en possession de la clientèle. A défaut, des pénalités de retard seront appliquées. Cette démarche s’accompagne d’une déclaration de mutation de clientèle.
Montant des droits d’enregistrement : le montant minimum des droits d’enregistrement est de 25 euros. Lorsque la valeur de la clientèle est inférieure à 23 000 euros, l’acquéreur ne paye que cette somme. Lorsqu’elle est supérieure, un pourcentage (3 ou 5%) du prix (hors TVA, augmenté des charges) ou de la valeur vénale lorsqu’elle est supérieure, est versé à l’Etat, aux départements et aux communes.
Blandine POIDEVIN, avocat, spécialiste des technologies de l’information et de la communication